Urteil Nr. I ZR 56/19 des I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, 26-01-2023
| ECLI | ECLI:DE:BGH:2023:260123UIZR56.19.0 |
| Date | 26 Enero 2023 |
| Docket Number | I ZR 56/19 |
| Court | I. Zivilsenat |
ECLI:DE:BGH:2023:260123UIZR56.19.0
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 56/19 Verkündet am:
26. Januar 2023
Hemminger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
HEITEC III
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 8 Abs. 2 und 4, Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2,
Art. 111 Abs. 2; Richtlinie 2008/95/EG Art. 9 Abs. 1 und 2; MarkenG § 21 Abs. 1 und 2, § 125b
Nr. 3
a) Zur Abwendung der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und
2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2, Art. 111 Abs. 2 GMV sind Handlungen des Inhabers des älteren
Zeichens erforderlich, die ernsthaft und eindeutig seinen Willen zum Ausdruck bringen, sich
der Benutzung des jüngeren Zeichens zu widersetzen und der behaupteten Verletzung sei-
ner Rechte abzuhelfen (Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - C-466/20,
GRUR 2022, 985 = WRP 2022, 840 - HEITEC).
b) Eine vorgerichtliche Abmahnung, der der Inhaber des jüngeren Zeichens nicht Folge leistet,
ist geeignet, die Duldungsfrist gemäß § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und
2, Art. 110 Abs. 1 Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV zu unterbrechen, sofern der Inhaber des
älteren Zeichens nach der Abmahnung seine Rechte innerhalb einer angemessenen Zeit im
Wege der Klage geltend macht.
c) Die Einreichung der Klage durch den Inhaber des älteren Zeichens unterbricht den Lauf der
Duldungsfrist nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1
Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV nicht, wenn die Klageschrift erst nach Ablauf eines fünfjäh-
rigen Duldungszeitraums mit den formalen Anforderungen in Einklang gebracht wird, die das
deutsche Zivilprozessrecht für die Zustellung an den Anspruchsgegner vorsieht, und die ver-
spätete Mängelbehebung hauptsächlich mangelnder Sorgfalt des klagenden Rechtsinha-
bers zuzuschreiben ist.
- 2 -
d) Ein von der abgemahnten Partei unterbreitetes Verhandlungsangebot kann die Frist für den
Eintritt der Verwirkung durch Duldung nur unterbrechen, wenn der Inhaber des älteren Zei-
chens innerhalb eines Zeitraums, in dem die abgemahnte Partei den Eingang einer Antwort
unter regelmäßigen Umständen erwarten darf, zumindest die Bereitschaft zur Aufnahme von
Verhandlungen anzeigt.
e) Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1
Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV erstreckt sich auf Ansprüche wegen sämtlicher gleichartiger
Benutzungsformen, die der Inhaber des jüngeren Zeichens fünf Jahre lang vorgenommen
hat (Abgrenzung zu BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 - I ZR 17/11, GRUR 2012, 928 [juris
Rn. 22] = WRP 2012, 1104 - Honda-Grauimport; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11,
BGHZ 198, 159 [juris Rn. 21] - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14,
GRUR 2016, 705 [juris Rn. 50] = WRP 2016, 869 - ConText).
f) Die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG sowie Art. 54 Abs. 1 und 2, Art. 110 Abs. 1
Satz 2 und Art. 111 Abs. 2 GMV schließt auch auf die Zeichenverletzung gestützte Folge-
und Nebenansprüche ein (Anschluss an EuGH, GRUR 2022, 985 - HEITEC).
BGH, Urteil vom 26. Januar 2023 - I ZR 56/19 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth
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